錯誤解讀本國優先權的原因分析及其立法建議

王曉先?

摘要：本國優先權是優先權制度的重要組成部分，國內部分學者對本國優先權作用的研究，存在“三點論”和“六點論”的觀點，其中不乏錯誤的結論。有必要對產生錯誤的根源進行分析并研究相應的法律規定，以此維護建立優先權制度的初衷，再現法律的公平理念和鼓勵發明的創新精神。

關鍵詞：錯誤解讀，本國優先權，原因分析.立法建議

《巴黎公約》中首先確立的優先權制度，伴隨著之后各國專利法相繼確認的本國優先權，最終得以由外國優先權與本國優先權共同組成。目前我國在理論上和實踐上都存在對本國優先權的錯誤解讀，這些錯誤解讀已經影響到法律的公平理念和對創新的激勵。分析產生錯誤解讀的根源和完善相應的立法，對維護《巴黎公約》的基本原則有著重要的意義。

一、論述本國優先權的作用的普遍觀點

自1992年我國《專利法》增加了本國優先權以來，多個網站和學者都對本國優先權的作用給予了概括和總結，目前比較公認的有這樣兩種觀點：

一是“三點論”：（1）在符合單一性要求的條件下申請人可以通過要求本國優先權，將若干在先申請合并在一份在后申請中以減少以后需要繳納的專利年費。（2）申請人可以在優先權期限內實現發明和實用新型專利申請的互相轉換。（3）申請人在首次申請后本國優先權期限行將屆滿前，重新提出一份與首次申請完全一致的申請要求優先權，從而實際上起到將其專利權的保護期延長1年的作用。【1】

二是“六點論”：（1）鼓勵搶先申請。因為專利申請文件的修改，不得超出原說明書的范圍，過早申請專利可能會有一些技術問題尚未完全解決，過遲申請專利又擔心被他人搶先。有了本國優先權后，申請人就可以通過優先權完善搶先的申請。（2）有利加快研究進程。申請人可以根據優先權期限一年的要求定出研發的進程，對相同主題的發明創造進行完善與改進后再提交優先權申請。（3）有利于減輕申請人的負擔。申請人可將相同主題的多項發明創造合為一項優先權申請，這可減輕專利年費的費用。（4）有利于專利申請種類的轉換。本國優先權使得申請人在可具有優先權的一年期內，最后自由選定是以實用新型，還是發明專利來保護自己的發明創造。（5）有利于提高專利申請的質量。首次申請專利時撰寫的權利要求和說明書往往存在一定的局限性，申請人在優先權期限內將有較充足的時間修正上述問題以提高優先權申請的技術質量。（6）有利于加強專利的保護。本國優先權要求中可以對首次申請進行修改、補充、完善，使得專利的穩定性好一些，訴訟中勝訴的把握也會大一些。【2】

二、本國優先權被錯誤解讀的現實情形

在對“三點論”和“六點論”進行對比后，筆者發現“三點論”的（1）、（2）被“六點論”的（3）、（4）點涵蓋了，只有“三點論”中的（3）“延長一年的保護時間”是“六點論”中沒有包含的。

錯誤解讀之一：描述本國優先權的作用與“說明書”的要求相背離

“六點論”中的（1）認為發明創造者不需要等到技術趨于比較成熟與完善時，再去申請專利，而可以在發明的技術還不成熟與不完善時就可以搶先申請專利，再通過優先權申請讓其技術成熟與完善就可以了。“六點論”中的（2）與（1）的意思相仿，也是提出可以先以不成熟和不完善的技術去申請專利，把該技術成熟與完善的進程定在優先權保護期限內就可以了。“六點論”中（5）認為，申請人可以在優先權期限內修改完善首次專利申請中的瑕疵后再提出優先權申請。“六點論”中的（6）是對可以通過優先權“修改、補充、完善”首次申請進行了概括。

“六點論”中的上述錯誤，在于背離了法律對專利“說明書”的要求。形式審查的合格是專利可以取得“申請日”的前提。而“說明書”是形式審查中必備的申請文件之一，該文件的作用在于確保所屬技術領域的技術人員可以根據文件對技術方案的描述再現申請專利的技術。如果“說明書”的指引達不到上述的效果，那么該申請是不能成立的。就算僥幸專利申請獲得授權，只要有人提出“說明書”公開不充分這一瑕疵，那么已經獲得授權的專利也將被無效。根據“說明書”的這一法律要求，“六點論”中的（1）、（2）、（5）、（6）都是根本不可能存在的。

錯誤解讀之二：以優先權作用的共性代替了本國優先權的作用

《巴黎公約》第四條F款規定，在不違反單一性原則的情況下，“本聯盟任何成員國由于請求一項或多項優先權的申請中含有已要求優先權的申請里未包括的一個或幾個因素而即拒絕賦予優先權或駁回專利申請。”【3】根據該條款，“六點論”中的（3）并不能成為本國優先權獨有的作用，因為這也是外國優先權應具有的作用。不能也不應專屬于本國優先權。把優先權制度的普遍作用說成是本國優先權的作用，這是不對的。

《巴黎公約》第四條E款第2點規定，“準許在一國中根據專利申請的優先權提出實用形式的申請，反之亦然。”【4】根據該條款，“六點論”中的（4）也不能成為本國優先權獨有的作用。申請人可在具有優先權的一年期內，自由選擇轉化專利申請類別，這種“有利于專利申請種類的轉換”的作用，在外國優先權制度中也是有的，不能也不應納入專屬于本國優先權的作用中。

錯誤解讀之三：認為“本國優先權可以產生延長一年保護期的作用”

關于本國優先權具有“專利權的保護期延長一年”的作用是在“三點論”的第三點中提出的，在國內的許多專業性很強的網站上和專業學者的著作中，也都有本國優先權可以產生延長一年保護期作用的解讀。比如：在全國知識產權局系統政府門戶網站湖北子站2007年7月31日發布的“本國優先權有哪些作用？”一文中，提到了本國優先權可為申請人帶來的三項便利就是“三點論”的內容。【5】再比如：湯宗舜（著）的《專利法解說》【6】、國家知識產權局條法司著，尹新天（主編）的《新專利法詳解》【7】、國家知識產權局專利局著，賀化（主編）的《發明專利審查基礎教程》【8】中都有這樣的表述：“申請人在首次申請后，在優先權期間即將屆滿前，重新提出一個與首次申請完全一致的申請，并要求首次申請的優先權，也是合法的。這可以延長專利權期限一年”。

有學者提出之所以會出現“可以延長專利期限一年”的情形，主要是因為在2009年《專利法》修改前的第九條，產生了先后申請實用新型與發明的重復授權與“轉換保護制度”問題。但這種“轉換保護制度”存在兩個爭議。一個爭議在于其是否符合“同樣的發明創造只能授予一項專利”的法律規定。對此，我國專利局的解釋為該“轉換保護制度”不會造成兩項專利權同時存在的情況，因此符合上述規定。另一個爭議是當同一申請人先提交實用新型專利申請，后提交發明專利申請時，這種“轉換保護制度”有可能造成實際保護期超過20年的不合理現象。【9】因為專利權的保護期限自申請日期計算，在先申請的實用新型專利授權前，再就相同主題的技術方案提出發明專利，則后申請的發明專利就有可能獲得21年的保護期限。

但是，“轉換保護制度”是與本國優先權無關的，這種就同一發明主題先后申請實用新型專利和發明專利而產生延長保護期的情況，在我國現行《專利法》中得到了終結。2009年修改后的《專利法》第九條第一款規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人就同一技術方案既申請實用新型專利又申請發明專利的，必須同日提出申請。該款就杜絕了同一申請人在不同日對同樣的發明創造先后申請實用新型專利和發明專利，這也就終結了與本國優先權無關的“轉換保護制度”

根據我國《專利法實施細則》第三十二條第二款“申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。”該款明確了本國優先權申請中可實施的“轉換專利類型申請”，但是由該款并不能得出如下結論：“專利權的保護期延長一年的作用”。因為要求優先權的在后申請的申請日仍然是在先的首次正式申請的申請日，怎么也是得不出“延長一年”這個結論的。

三、造成錯誤解讀本國優先權作用的原因

（一）對“相同主題”“清楚記載”的確認與“充分公開”分離

在現行的大多數探討優先權“相同主題”的文章中，大多都是圍繞《巴黎公約》中關于享有優先權的在后申請中的權利請求的技術特征，必須以原始申請的文件作為“一個整體”去判斷是否存在“相同主題”來進行研究的。基本沒有對作為“一個整體的原始申請文件”中的技術方案應達到什么樣的公開程度才符合《巴黎公約》關于“清楚記載”的要求進行研究。這就容易模糊人們對“清楚記載”的認定，把“記載過”與“充分公開的記載”相混淆，以至于損害《巴黎公約》的優先權原則。

判斷“相同主題”的根據在《巴黎公約》第四條（H）款中：“不得因請求優先權的發明中有某些部分未包含在向發明起源國所提出的申請內為理由而加以拒絕賦予優先權，只要在申請文件的總體中明確地表達了這些部分。”【10】根據該款，對于在后申請來說，需要比較的“主題”既不是說明書的內容，也不是一項權利要求中的某個或者某些技術特征，而是以在后申請的每一項權利要求與首次申請的整體文件中被“清楚記載”過的技術方案進行比較，即在后申請包含各項權利要求的技術方案必須是在首次申請的作為一個整體的申請文件中被“充分公開”過的技術方案。

關于“作為一個整體”的含義，《巴黎公約解說》中指出：“要獲得優先權，只要原始申請文件作為一個整體（包括說明書、附圖、圖表等）已明確披露了要求獲得優先權的發明的上述技術特征就足夠了。”由此，不難看出，在先申請與在后申請的主題是否相同，在先申請能否成為在后申請的優先權基礎的基本條件，主要是看在后申請的主題所要求保護的技術特征是否清楚地記載在在先申請的文件中，只要在先申請文件中清楚記載了某個技術特征，那么這個技術特征就可作為在后申請的優先權依據，并視為構成相同主題的專利申請。而用不著具體地一一比較發明目的、技術方案、發明效果是否完全相同。【11】

我國2006年版的審查指南第二部分第三章第4.1.2節中對優先權中“相同主題” 提出了“預期的效果相同”的要求，并特別提到了所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。在該《審查指南》第二部分第八章第4.6.2節還進一步規定：“審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。”具體地說，“清楚記載”的含義包括首次申請記載的技術方案應該是專利法意義上的技術方案。更進一步，并不要求在后申請的權利要求所要求保護的技術方案在首次申請的申請文件有著完全一致的文字記載或敘述方式，而是要求所屬技術領域的技術人員能夠從首次申請的申請文件中直接和毫無疑義地得出該技術方案。該項權利要求所要求保護的技術方案理應在首次申請的申請日即能得到首次申請的申請文件的支持，也就是說，首次申請中記載的該技術方案應該在專利法意義上是成立的技術方案。【12】

在我國《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》中，雖然都有按照《巴黎公約》的要求，以“原始申請文件作為一個整體（包括說明書、附圖、圖表等）”來判斷要求優先權的在后申請的權利要求中的技術特征是否與原始申請屬于“相同主題”。但始終沒有對《巴黎公約》要求的“作為一個整體的原始申請文件”中的技術方案必須是“清楚記載”給出明確的判斷，這就容易使人誤以為只要在后申請的權利要求中的技術特征在原始申請文件中，包括說明書、附圖、圖表中“記載過”，就可以成為要求優先權的基礎。《巴黎公約》中對“作為一個整體的原始申請文件”所涉技術必須“清楚記載”的要求，相當于能夠取得“申請日”的“說明書”的要求，即要求“作為一個整體的原始申請文件”中的任何技術記載，必須“清楚記載”至所屬技術領域的技術人員可以按照記載把該技術給予復制和再現為止。這種在原始申請文件中被“清楚記載”的技術方案才是專利法意義上的被“充分公開”的技術方案。

（二）沒有明確“申請日”取得必須符合“充分公開”的要求

? 在專利制度中，“申請日”是個非常重要的概念，判斷其成立的條件也就自然應該格外嚴格。“申請日”的確定既與“充分公開”這個概念有關，也與“專利法意義的技術方案”這個概念有關。

“充分公開”與“專利法意義的技術方案”這兩個概念緊密相連。專利制度中的“公開”必須是“充分公開”，而權利要求的技術方案只有屬于“專利法意義上的技術方案”，才符合“充分公開”的標準。“專利法意義上的技術方案”則要求專利申請的說明書中包含權利請求的技術方案的記載內容必須達到所屬技術領域的技術人員根據該記載可以把該技術方案復制和再現的程度。也就是說，專利申請案要取得正式申請成立的“申請日”，就必須使專利申請中包含權利要求的技術方案達到“清楚記載”的程度。因此，所有主張利用本國優先權制度以技術概念取得先申請的位置，在優先權期限內完善技術方案后再要求優先權的觀點，都是極其錯誤的，是明顯背離《巴黎公約》的要求和精神的。

因此，首次申請“申請日”的確立，與其的權利要求的技術特征的技術方案，是否能夠在“說明書”中“充分公開”有著直接的關系。任何在首次申請的整體文件中得以“充分公開”的技術，才能夠成為享有優先權的依據。可見，取得“申請日”要求“充分公開”的技術與享有優先權的“充分公開”的技術并不完全一樣，前者“充分公開”的技術方案是實施權利要求技術特征的技術方案，而后者要求“充分公開”的技術方案則是首次申請文件作為“一個整體”，其中包含的任何“充分公開”的技術方案。

四、本國優先權的作用及其優先權制度的立法建議

本國優先權與外國優先權最大的差別就在于不包括不具有功能特征的外觀設計，找到本國優先權排除外觀設計的原因，就自然能發現本國優先權的特殊作用。

（一）本國優先權的特殊作用

從“三點論”的（3）看，在優先權保護期限內進行優先權申請，可以起到將其專利權的保護期延長一年的作用。 如果優先權期滿前，重新提出的一項與首次申請完全一致的申請就可以獲得延長一年的保護期限，那么為什么不把這種好處同時也給外觀設計專利呢？這無疑是對法律平等權的破壞。無論從工作量還是經濟的角度，先后提交完全一致的專利申請，不但對外觀形狀的設計是沒有意義的，而且對以技術方案為內容的發明和實用新型也是沒有意義的。

外觀設計之所以可以包含在外國優先權中，筆者認為，是因為外觀設計的原始申請國與優先權申請的受理國一般都不是同一個國家，一摸一樣的外觀設計是完全可以在不同的國家要求專利保護的，而一模一樣的外觀設計在同一個國家的重復申請卻是沒有價值的。由此可見，外國優先權申請中更多的情形是，一摸一樣的技術方案或外觀設計在不同的國家根據優先權分別申請專利，而本國優先權則往往是就原始申請中被“清楚記載”的技術方案在同一個國家進行不同技術表達的申請。只有具有功能的技術才可以做到用不同的方案進行技術表達，所謂的“等同技術”就是這樣的表達。

另外，如果本國優先權的在后申請可以與首次申請的技術方案完全一致的話，也會由于是同類別的申請而沒有意義，而轉換申請專利類型的話，則既可以排除同類別中出現兩項完全一樣的申請，也可以調整專利的保護期限，由發明轉為實用新型的則保護期縮短，由實用新型轉為發明的話，則保護期延長。因此，在申請類型轉換的方面，也應該是本國優先權比外國優先權更為普遍。

由以上分析可知，本國優先權與外國優先權的不同，恰恰在于本國優先權在同一個國家不能以完全相同的技術方案進行先后申請，而在外國優先權中則是可以以完全相同的技術方案在不同國家提出在后申請的。我國《專利法》第九條規定，“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。”根據該法條，相同的發明要申請不同的專利類別都必須在同一天由同一個申請人分別提出申請，否則在先的申請構成對在后申請的“新穎性”的破壞。技術方案完全一樣的在后申請在同一國是沒有必要先后提出二次申請的。排除完全一樣的在后申請才是本國優先權排除外觀設計的最重要的原因，因為外觀設計的圖案是不能產生兩種的“等同表達”的。

（二）優先權制度的立法建議

1、法律應給予“專利法意義的技術方案”更為清晰的外延

取得優先權資格的條件，不但要求在后申請的權利要求的技術特征與首次申請文件中記載的技術方案必須屬于“相同主題”，而且要求在后申請的權利要求的技術特征必須在首次申請文件中被“清楚記載”過。這種被要求在首次申請文件中“清楚記載”的技術方案，就是“專利法意義的技術方案”。

因此，法律上應當對“專利法意義的技術方案”的概念的內涵和外延給予更為清晰和明確的界定.，防止再出現“可以先以粗糙的不完善的技術概念申請專利并要求優先權，在12個月內再就完善的技術方案提出優先權申請”這種說法，即糾正“六點論”（1）、（2）、（5）和（6）中的錯誤。

2、法律應明確符合“相同主題”的技術方案必須達到“充分公開”的程度

　　《專利審查指南》第二部分第三章第4.1.2節對發明和實用新型的“相同主題”給出了定義：“專利法第二十九條所述的相同主題的發明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。審查員應該注意，對于中國在后申請權利要求中限定的技術方案，只要已記載在外國首次申請中就可享有該首次申請的優先權，而不必要求其包含在該首次申請的權利要求書中。”

但是，從《專利審查指南》的上述規定中，并不能自然得出這樣的結論：要求優先權的技術方案與在先申請的技術內容屬于“相同主題”的前提是，要求優先權的權利要求的技術特征在首次申請的文件中一定是“充分公開”的技術方案中的內容，即要求優先權的權利要求的技術特征是所屬技術領域的技術人員可以根據首次申請文件公開的技術方案簡單地演繹推理就可以獲得的。

《專利審查指南》中不能清晰地規定在后申請的權利請求中符合“相同主題”的技術特征必須是達到“充分公開”程度的，這就難免在實際操作中容易使人產生誤解。建議法律進行適當的修改，可以補充如下規定：首次申請中發明或者實用新型的技術方案是指所屬技術領域的技術人員能夠從首次申請的申請文件充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案；首次申請發明或者實用新型的預期的效果是指所屬技術領域的技術人員能夠從首次申請的申請文件充分公開的內容中即能確定或者評價的效果。

綜上所述，只要明確和厘清優先權制度中“相同主題”“清楚記載”的準確含義，嚴格把握“說明書”對申請專利的技術方案“充分公開”的要求，就可知本國優先權與外國優先權作用的區別并不大。其主要的區別就在于對不存在技術功能的外觀設計的排除，而更傾向于對申請類型的轉換和以不同表達形成的“等同技術方案”的優先權申請。